- Что требуется для установления сходства спорного обозначения с товарными знаками до степени смешения
- Когда несобственник объекта несет ответственность за нарушение прав третьих лиц, совершенных на его территории
- Каким образом бремя доказывания распределяется между нарушителем исключительных прав и правообладателем
Немецкая сеть гипермаркетов Globus в наименовании одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в г. Екатеринбурге выявила использование обозначения «Глобус», которое компания посчитала сходным до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками. Правообладатель обратился в суд с соответствующим иском к управляющей указанным объектом компании. Несмотря на то, что формально данная компания не была собственником спорного торгово-развлекательного комплекса, представителям правообладателя удалось убедить суды в том, что отвечать за нарушение исключительных прав должна именно она (дело № А60-11954/2016).
Фабула дела
Немецкая сеть гипермаркетов Globus (далее – компания) является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков «Globus», включающую в себя, в том числе, выполненный кириллицей словесный товарный знак «Глобус». Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как услуги по продвижению товаров для третьих лиц, услуги розничной торговли, услуги по организации торговых ярмарок и пр. однородные услуги.
Компания выявила использование сходного до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками обозначения «Глобус» в наименовании одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в г. Екатеринбурге: обозначение использовалось в наименовании спорного объекта, на его вывесках и на официальном сайте комплекса в сети «Интернет». Компания также установила, что управление указанным объектом, включая администрирование официального сайта комплекса, осуществляется его управляющей компанией.
Правообладатель обратился в арбитражный суд с иском о защите принадлежащих ему исключительных прав посредством полного запрета управляющей компании использовать обозначение «Глобус» для индивидуализации указанного торгово-развлекательного комплекса, в том числе, в сети «Интернет».
«В ходе судебного разбирательства нашей главной задачей выступало надлежащее обоснование двух ключевых для такого типа споров обстоятельств: сходства спорного обозначения до степени смешения с принадлежащими доверителю товарными знаками, а также однородности услуг, для которых указанное обозначение использовалось ответчиком, тем услугам, в отношении которых товарные знаки доверителя распространяют свою охрану. Кроме того, нам впоследствии также потребовалось убедить суд, что именно управляющая компания, не являющаяся собственником спорного комплекса, - надлежащий ответчик по требованию о запрете использовать указанное обозначение не только в сети «Интернет», но и вне виртуальной среды в целом» - рассказывает представитель компании Максим Бурда.
Решающую роль при определении сходства средств индивидуализации играет доминирующий элемент
Суды всех трех инстанций поддержали доводы представителей компании и усмотрели сходство спорного обозначения до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками, исходя из следующего.
В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 года № 197 (далее – Методические рекомендации), которые рекомендовано использовать при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов, которое может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.
В п. 6.3 Методических рекомендаций указано, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, такой элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).
Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 6.3.1 Методических рекомендаций). При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (п. 6.3.2 Методических рекомендаций).
Так, судами было установлено, что таким доминирующим элементом в спорном обозначении является словесный элемент «Глобус», который тождественен одному из товарных знаков компании и сходен до степени смешения с прочими принадлежащими ей товарными знаками в силу семантического и фонетического тождества / сходства со словесными элементами «Глобус» / «Globus» указанных товарных знаков (п. 42 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 482 от 20.07.2015 года, п. 4.2 Методических рекомендаций). При этом, несмотря на отдельные отличия спорного обозначения (наличие графического и неохраняемого элементов, не обладающих оригинальностью и различительной способностью), потребители могут ошибочно предположить, что оно принадлежит тому же правообладателю, что и товарные знаки, а, следовательно, существует вероятность (опасность) ассоциирования ими указанного торгово-развлекательного комплекса в качестве принадлежащего компании предприятия.
С учетом вышеуказанных обстоятельств, суды посчитали, что использование в спорном обозначении указанного доминирующего элемента «Глобус» обеспечивает его сходство с товарными знаками правообладателя до степени смешения.
При этом суды отклонили ссылки ответчика на представленное им в материалы дела социологическое исследование, поскольку для установления такого сходства достаточно наличия уже самой вероятности (опасности) смешения спорного обозначения с товарными знаками компании в глазах потребителей, которая обеспечивалась указанным доминирующим элементом и не могла быть опровергнута представленным ответчиком исследованием.
На однородность услуг могут указывать прошлые намерения нарушителя
Представители компании также смогли убедить суды трех инстанций и в том, что вопреки доводам ответчика, деятельность торговых комплексов и торговых центров, к которым относится спорный объект, по определению направлена на организацию мест для реализации товаров и услуг, а, следовательно, она однородна услугам розничной торговли, услугам по организации торговых ярмарок и пр. услугам, в отношении которых действуют товарные знаки компании.
Данный вывод был сделан судами с учетом функционального назначения, условий реализации, а также взаимозаменяемости / взаимодополняемости указанных услуг, что в целом соответствует подходу, применяемому арбитражными судами и Судом по интеллектуальным правам, который не требует абсолютного тождества таких услуг (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015 года по делу № А55-1744/2015).
При этом, делая вывод об однородности спорных услуг, суды также учли и то обстоятельство, что ранее ответчик обращался в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявкой на государственную регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении, в том числе, комментируемых услуг 35 класса МКТУ (в соответствии с представленными представителями компании материалами заявки, Роспатент отказал ответчику в соответствующей регистрации спорного обозначения в связи с его установленным экспертами сходством с товарными знаками компании до степени смешения). По мнению судов, такое намерение ответчика также указывает на тот факт, что он осуществляет сходную с компанией деятельность, что в свою очередь дополнительно свидетельствует об однородности оказываемых им услуг услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании.
Установив сходство спорного обозначения с принадлежащими компании товарными знаками до степени смешения, а также однородность услуг, для которых оно использовалось ответчиком, тем услугам, в отношении которых указанные товарные знаки распространяют свою охрану, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что соответствующие исключительные права компании были действительно нарушены ответчиком в сети «Интернет» - на официальном сайте спорного торгово-развлекательного комплекса, и удовлетворил требования компании в указанной части.
Однако при этом суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований о запрете ответчику использовать спорное обозначение для индивидуализации указанного комплекса вне виртуальной среды (например, на его вывесках), поскольку, по мнению суда, представители компании не представили достаточных доказательств осуществления такого использования именно ответчиком.
При этом указание представителей компании на тот факт, что ответчик является управляющей спорным объектом компанией, в качестве соответствующего доказательства необходимости возложения на него соответствующей ответственности за нарушение исключительных прав компании был расценен судом первой инстанции критически.
«Мы не согласились с вышеуказанным выводом суда первой инстанции и оспорили решение в апелляции, уделив в соответствующей жалобе основное внимание обоснованию использования ответчиком спорного обозначения для индивидуализации указанного комплекса не только в сети «Интернет», а прежде всего вне виртуальной среды и необходимости возложения на него соответствующей ответственности» - поясняет представитель компании Максим Бурда.
Управляющая компания не должна быть собственником, чтобы отвечать за нарушения прав третьих лиц на территории объекта
Рассмотрев жалобу компании на решение суда первой инстанции, апелляционная инстанция сочла ее обоснованной, поскольку представителям компании удалось доказать, что именно ответчик осуществляет управленческую деятельность на территории спорного торгово-развлекательного комплекса, а, следовательно, именно он в ответе за любые правонарушения, имевшие место на такой территории, в том числе, за нарушения исключительных прав, пока не доказано обратное.
При этом суд апелляционной инстанции указал, что какие-либо доказательства необходимости привлечения к ответственности иного лица ответчиком представлены не были, чем фактически возложил на последнего соответствующее бремя доказывания (о том, что в ответе за допущенное нарушение прав компании не ответчик, а иное лицо, например, арендатор).
Таким образом, апелляционный суд счел отсутствующими основания полагать, что ответчик, допустивший соответствующее нарушение прав компании в сети «Интернет», не обязан нести ответственность за аналогичное правонарушение, совершенное при эксплуатации спорного торгово-развлекательного комплекса, и решение суда первой инстанции в указанной части изменил, удовлетворив требование компании о запрете использования ответчиком спорного обозначения для индивидуализации данного комплекса не только в сети «Интернет», но и вне виртуальной сети в целом.
Впоследствии комментируемые выводы суда апелляционной инстанции были признаны обоснованными и поддержаны Судом по интеллектуальным правам в полном объеме.
«Таким образом, даже несмотря на то, что ответчик, будучи управляющей компанией, не является собственником спорного торгово-развлекательного комплекса, привлечение его к ответственности за нарушение исключительных прав компании, совершенное на территории, которой он управляет, является обоснованным», - резюмирует представитель компании Максим Бурда.